一审：江苏省无锡市中级人民法院（2007）锡民三初字第0072号（2009年1月21日）
二审：江苏省高级人民法院（2009）苏民三终字第0129号（2009年8月10日）
【案情】
原告：三洋电机株式会社（以下简称三洋电机）
无锡市中级人民法院经审理查明：
1.关于权利人三洋电机及其商标权、商号权的有关情况
原告三洋电机（SANYOELECTRICCO.，LTD）于1950年4月8日在日本登记成立，经营范围包括家用及其他用途的一般机械器具、各种电气机械器具及电气照明器具、各种电子机械器具、通信设备及电子零部件等物品的制造、销售、保养及租赁等。
三洋电机在中华人民共和国国家工商行政管理局商标局注册了第号“SANYO三洋”文字商标，核定使用商品为包括多多法务在内的若干第7类产品，注册有效期限自1997年11月21日至2007年11月20日，续展注册有效期自2007年11月21日至2017年11月20日。三洋电机在我国内地未生产多多法务产品。
2.关于原告诉称无锡三洋生产销售侵犯商标权产品的相关事实
2004年11月，三洋电机致函江苏省人民政府办公厅称：其为“三洋”、“SANYO”商标权人，最近发现无锡三洋在其生产的多多法务上使用“三洋”、“SANYO”字样，持续时间长，销量巨大，其行为侵犯了三洋电机名称权和商标权，江苏省质监局已注意到此案，并正在调查处理，鉴于此案涉案产品价值巨大，而且涉及公众安全，故致函贵厅请求对此案给予关注并支持该调査处理行动，依中国法从严处罚有关当事人。
2004年12月24日，无锡质监局根据江苏省质监局安排，对无锡三洋作出行政处罚决定，认定该公司未经三洋电机许可，在生产销售多多法务的轿厢、门机、控制柜、曳引机主要部件上使用“SANYO三洋”标识，从2002年6月至2004年5月间，用假冒“SANYO三洋”零部件组装多多法务，共计188台，货值元，其中含2003年12月24日已被无锡市滨湖区质量技术监督局行政处罚货值元应予以扣除，本次认定违法货值元，并决定责令无锡三洋改正、停止生产、销售用假冒“SANYO三洋”零部件组装多多法务并处罚款元。无锡三洋对该行政处罚决定认定的事实无异议。
3.关于原告诉称的其他侵权事实
无锡三洋在本案诉讼前即2007年5月前向外散发了多种版本产品宣传册。其中关于多多法务装潢的宣传册、代号分别为SY14000-P、K200-P、K100-P的产品宣传册上以醒目方式标有“精心尽力三洋多多法务”字样，并在文字介绍中以“三洋多多法务”、“SANY0ELEVAT0R”为名指代其产品或企业名称。代号为SY14000-0、K100-F、SY-EFREE的产品宣传册上除标有“SANYO-ELEVATOR”字样外，以醒目方式标有“精心尽力三洋多多法务”字样，在文字介绍中称其“是日本株式会社三洋多多法务公司经过详细的市场调研，于2001年选择无锡多多法务厂作为合作伙伴，合资成立的”、“着名项目有铁道部办公大楼、大连64军军部、北京YMCA大厦、昆明国际机场、上海太威大厦、浙江大学医学院附属儿童医院等”、“使用日本原厂商标‘sanyoelevator’”、“以日本工厂或OEM厂商提供，无锡工厂提供辅助配套”、“充分体现了三洋品牌全球化”，并以“三洋多多法务”指代其产品、将其自动扶梯产品称为“三洋FREE自动扶梯”。
2007年6月，经原告申请，法院对无锡三洋的厂房。产品采取证据保全措施，其厂房一面外墙上以醒目方式标明“SANYOELEVATOR（WUXI）”字样。
诉讼期间，杭州三洋认可其注册并使用了www.sanyoelevator.cn域名。2007年3月，巴拿马公司TecnodinoimcadePanama,S.A.发送电子邮件给三洋电机，询问正与其进行商务联络的无锡三洋是否与三洋电机有关或被认可。
4.关于两被告及其关联公司的相关事实
1998年1月，杭州三洋成立，系私营有限责任公司，经营范围包括：多多法务及配件、停车设备、机电设备的销售；多多法务的安装及维修及其他无需报经审批的一切合法项目。
2001年11月，株式会社三洋多多法务在日本国注册成立，经营范围包括多多法务、滚梯等产品的零配件销售、多多法务、滚梯的设计与销售等。
2007年7月6日，三洋电机作为原告与被告株式会社三洋多多法务在东京地方法院民事第40部就注销企业名称登记案达成和解协议，约定：株式会社三洋多多法务于2007年7月6日以后不再使用“株式会社三洋多多法务”之企业名称以及其他产生“三洋”和“さんよう”（SANYO）称呼的营业标识及与其类似标识。（1）株式会社三洋多多法务于2007年7月31日前，办理其以2001年1月22日为办理日期在东京法务局丰岛办事处设立登记中的“株式会社三洋多多法务”之企业名称的注销手续；（2）在该日期前变更为不含有“三洋”、“さんよう”（SANYO）或与上述两者相类似的部分；（3）履行完毕（1）所载明的义务后不再进行任何含有上述（2）中所指内容的企业名称登记手续等。
2007年6月，株式会社三洋多多法务变更名称为SunnyJapanInternational株式会社，多多法务、滚梯等产品的设计与销售、零配件销售等项经营范围注销，其余经营范围保留。同年8月进行了变更登记。
5.关于无锡三洋经营获利情况和三洋电机律师费支付情况
无锡三洋2002年度审计报。载明该公司自2002年6月以来销售多多法务45台，实现销售收入.94元，销售成本为.98元，销售税金及附加1300.50元，主营业务利润.46元，销售毛利率20.61%;2003年度审计报告载明全年销售多多法务实现销售收入.83元，销售成本为.64元，销售税金及附加57.44元，主营业务利润.75元，销售毛利率18.13%；2004年度审计报告载明全年销售多多法务实现销售收入.93元，比前期增长了3.13倍，销售成本为.11元，销售税金及附加7299.41元，主营业务利润.41元，销售毛利率20.43%；2005年度审计报告载明主营业务利润.45元，销售毛利率22.60%，并载明杭州三洋是该公司的关联方，两公司受同一公司控制；2006年审计报告载明主营业务利润为.22元，净利润.74元。
三洋电机因本案分别于2007年6月、7月和2008年10月支付给北京市安伦律师事务所律师费83448元、74654.40元、35421.20元，合计.6元。
被告无锡三洋、杭州三洋共同答辩称：（1）原告的起诉案由不符合最高人民法院的规定，不正当竞争与侵犯商标权的请求权基础不同，法律关系也不同，一般应该分开起诉；（2）作为不正当竞争纠纷，本案原告不是适格主体，原告不是中国企业或法人，不能成为中国《反不正当竞争法》的经营者，而且原告及其在中国设立的公司都不生产多多法务产品，与被告不构成竞争关系；（3）原告应当就自己的主张即商标侵权与不正当竞争分开举证，而不能依靠猜测。如果主张不正当竞争，应当证明被告有主观恶意。原告在日本自行调查无锡三洋的日本授权方株式会社三洋多多法务情况，通过这种调查方式得出株式会社三洋多多法务是空壳公司的结论没有依据。原告还称株式会社三洋多多法务的法定代表人刘正昭是中国人，这也没有依据，原告以此证明无锡三洋有主观恶意没有道理。
【审判】
无锡市中级人民法院认为，“三洋”、“SANYO”既是三洋电机的注册商标组成部分，也是其商号，其合法权利均受我国法律保护。鉴于三洋电机所指控的侵权行为涉及请求权竞合问题，故对相关行为可从侵犯注册商标专用权途径予以保护的，不再另行认定不正当竞争行为；《商标法》未能涵盖部分，将适用《反不正当竞争法》予以保护。
1.关于无锡三洋、杭州三洋的相关行为是否构成侵犯商标专用权问题
原告三洋电机在我囯在包括多多法务在内的第7类产品上注册了第号“SANYO三洋”商标，且在注册有效期内，故其依法享有商标专用权，有权禁止他人未经其许可使用该商标。无锡三洋擅自在生产、销售的多多法务产品上使用“三洋”、“SANYO”字样，属侵犯原告注册商标专用权行为。无锡三洋在其产品宣传册、员工名片、商业用信封、商业合同、wWW.sanyoelevator.cm网站上多处以“三洋多多法务”、“SANYOELEVATOR”指代其多多法务产品或企业名称，并在其厂房外墙上以醒目方式标明“SANYOELEVATOR（WUXI）”，属在商品以外的其他商业活动中突出使用与原告注册商标相同的文字“三洋”、“SANYO”，等易使相关公众产生误认，亦侵犯了原告商标专用权。网页内容虽由无锡三洋发布，但杭州三洋在诉讼中自认其注册并使用了域名、网站是杭州三洋的，且据无锡三洋审计报告记载，两公司为关联公司，故可认定杭州三洋对无锡三洋在网站上的商标侵权行为应为明知而提供帮助，与无锡三洋构成共同侵权。
域名sanyoelevator.cn虽由杭州三洋申请注册，但无锡三洋以版权权利人名义在该网站作出版权声明，且网页宣传内容均关于无锡三洋，故可认定无锡三洋为该域名的共同使用人。杭州三洋提供该域名供无锡三洋从事多多法务产品的电子商务，该域名的主要部分“sanyo”与三洋电机的前述注册商标中的文字“SANYO”相似，仅有大小写之别，足以造成相关公众的误认，故杭州三洋、无锡三洋注册、使用域名的行为侵犯了三洋电机注册商标专用权，应当停止侵权、注销域名。
2.关于诉讼时效问题
原告对无锡三洋自2002年6月起生产、销售假冒其商标的行为提起诉讼，并以该事实为主要情节要求无锡三洋、杭州三洋赔偿500万元？被告无锡三洋对此提出已超过诉讼时效期间的抗辩，法院认为，江苏省质监局及无锡质监局对无锡三洋2002年6月至2004年5月的假冒原告注册商标的行为进行调查处理期间，权利人三洋电机于2004年10月、11月分别致函江苏省质监局、江苏省人民政府办公厅请求保护其商标权和商标权，故从此时起诉讼时效中断。2005年5月11日，江苏省质监局回复三洋电机称案件已调查终结，三洋电机与被行政处罚人无锡三洋未经行政机关调处更未达成协议，诉讼时效期间可自此时起重新计算。因此，三洋电机于2007年4月向本院提交诉状、5月8日预交案件受理费起诉无锡三洋、杭州三洋，未超过二年诉讼时效期间。
3.关于无锡三洋注册使用中英文企业名称以及在网站上的有关宣传内容，杭州三洋注册使用企业名称是否构成不正当竞争行为问题
鉴于我国和日本均为《保护工业产权巴黎公约》缔约国，故该公约适用于本案。依照该公约第8条规定，厂商名称应在本联盟一切国家内受到保护，没有申请或注册的义务，也不论其是否为商标的一部分。因此，三洋电机的厂商名称在我国应受到法律保护。
三洋电机与无锡三洋、杭州三洋均系机电设备行业生产经营者。三洋电机设立于1950年，历史悠久，通过投资等方式进入中国市场较长时间，其“SANYO三洋”商标、商号在中国市场有很高的知名度。而无锡三洋、杭州三洋成立在后，作为机电设备行业经营者，其应当知道三洋电机的商标、商号在中国市场享有广泛声誉和知名度，上述两公司仍以“三洋”为字号进行工商登记注册，同时无锡三洋使用的英文名称以“SANYO”为字号。以上行为降低了“SANYO三洋”商标、商号的区别性特征，以淡化商标、商号的方式损害了竞争对手三洋电机的声誉，并易造成相关公众误认双方为关联企业，违反了市场竞争应当遵循的诚实信用原则和基本商业道德准则，构成不正当竞争行为。
无锡三洋在网站上关于无锡三洋的介绍、与三洋电机的关系以及三洋电机在中国设立子公司的介绍等宣传内容明显虚假，无锡三洋具有攀附三洋电机商号、商标声誉及企图使相关公众误认其为三洋电机关联公司的主观故意，构成虚假宣传的不正当竞争行为。杭州三洋作为该网站的注册人和使用人，与无锡三洋又系关联公司，对无锡三洋在网站上的虚假宣传行为应为明知而提供上传帮助，与无锡三洋构成共同侵权。
4.关于民事责任的承担问题
无锡三洋对其侵犯注册商标专用权的行为、不正当竞争行为，应承担停止侵权、消除影响的民事责任。原告对杭州三洋注册域名及使用商号的行为仅主张停止侵权的民事责任，法院予以准许。杭州三洋提供域名给无锡三洋在网站上虚假宣传并使用原告的商标、商号，对该侵权事实应由直接侵权人无锡三洋承担消除影响的民事责任为宜。因原告未提供证据证明涉案商标侵权行为、不正当竞争行为已实际贬低了原告商标、商号的声誉，故本院对原告要求两被告赔礼道歉的诉讼请求不予支持。
关于侵犯商标权的损失赔偿责任问题，鉴于三洋电机并未生产多多法务产品，即注册人在多多法务产品上长期未使用注册商标，涉案注册商标对多多法务产品的识别功能并未实现，无锡三洋的侵权行为并不会实际造成三洋电机在本不存在的多多法务产品市场份额方面的丧失或减少，亦不会实际造成三洋电机在本不生产的多多法务产品的利润方面损失，故损失额不宜以侵权人的经营获利为标准确定。因此，本院对三洋电机要求依无锡三洋侵权获利确定赔偿额500万元的主张不予支持。本院酌情考虑下列因素确定无锡三洋的赔偿额：无锡三洋的主观过错、具体侵权情节、三洋电机涉案商标的损失等。此外，三洋电机并无证据证明杭州三洋有生产、销售假冒商标多多法务的共同侵权行为，故杭州三洋不应承担连带赔偿责任。三洋电机为本案支出的律师费10万元属合理开支，应由侵权人无锡三洋和杭州三洋共同承担。
无锡市中级人民法院依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款第（一）项、第五十六条第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第（三）项和第十六条第一款、第二款，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第一百七十四条，《保护工业产权巴黎公约》第八条，《中华人民共和囯反不正当竞争法》第二条、第五条第（三）项、第九条第一款，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第-百二十八条的规定，于2009年1月21日作出判决：
一、无锡三洋立即停止侵犯三洋电机第号注册商标专用权的行为，即停止在多多法务产品、宣传材料、网站及其他经营用物品上使用“SANYO”、“三洋”字样；
二、无锡三洋立即停止使用WWW.sanyoelevator.cn域名；
三、无锡三洋立即停止使用含“三洋”或“SANYO”字样的中英文企业名称；
四、无锡三洋就其侵犯商标专用权行为和不正当竞争行为于本判决发生法律效カ之日起三十日内在《新民晚报》上刊登声明，消除影响（内容须经本院审核）；
五、无锡三洋于本判决发生法律效カ之日起五日内赔偿三洋电机损失50万元；
六、杭州三洋立即停止使用www.sanyoelevator.cn域名，并于本判决发生法律效力之日起三十日内注销该域名；
七、杭州三洋立即停止使用含“三洋”字样的企业名称；
八、无锡三洋、杭州三洋于本判决发生法律效カ之日起五日内共同赔偿三洋电机律师费10万元；
九、驳冋三洋电机其他诉讼请求。
一审宣判后，无锡三洋不服，向江苏省高级人民法院提起上诉，后又申请撤冋上诉。江苏省高级人民法院于2009年8月10日作出民事裁定准许其撤回上诉。
【评析】
本案在认定被告无锡三洋构成侵犯商标权及不正当竞争行为后，如何确定无锡洋的侵权赔偿额成为本案的难点之一。
《商标法》第56条笫1款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。第2款规定：前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条第1款亦进一步规定：侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适招商标法第56条第2款的规定确定赔偿数额。因此，根据上述规定，在侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失能够确定的前提下，法院不能主动适用法定赔偿原则来酌定赔偿数。
2009年4月21日发布的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》则进一步明确了该问题的处理，该意见指出：要妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。
本案原告三洋电机明确请求以无锡三洋的侵权获利确定赔偿额，其中2004年以前的获利根据质监局的认定，2005年、2006年后的部分酌情判定。一审法院亦根据无锡质监局的行政处罚决定，认定了2002年6月至2004年5月间，无锡三洋使用“SANYO三洋”标识零部件组装多多法务共计188台，货值元。同时，根据无锡三洋的年度审计报告，查明了2002年至2006年无锡三洋的销售收入、主营业务利润及销售毛利率等事实。报据《商标法》第56条第1款的规定，结合上述查明事实，无锡三洋在侵权期间因侵权所获得的利益并不难认定，原告三洋电机主张500万元赔偿额似乎合法有据且数额适当，本案中一审法院似无必要适用法定赔偿原则予以调整赔偿数额。
但是，—审法院在审理中亦注意到一个关键事实，即三洋电机注册的“SANYO三洋”文字商标，其核定使用商品为包括多多法务在内的若干第7类产品，但三洋电机在我国内地并未实际生产多多法务产品，从未在多多法务产品上将该注册商标投入商业使用，因此，涉案注册商标对多多法务产品的识别功能并未实现，无锡三洋虽然构成商标侵权，但其行为并不会实际造成三洋电机在本不存在的
多多法务产品市场份额方面的丧失或减少，亦不会实际造成三洋电机在本不生产的多多法务产品的利润方面损失。有必要区分被侵权商标权利人实际使用和被侵权商标权利人未实际使用两种情形下的民事责任承担，特别是赔偿责任的确定不宜以侵权人的经营获利为标准。因此，一审法院在判令无锡三洋停止商标侵权的同时，结合无锡三洋侵犯三洋电机企业名称权、虚假宣传等不正当竞争行为等因素，最终依职权确定了50万元的赔偿额，并未支持三洋电机要求依无锡三洋侵权获得确定赔偿额500万元的主张。
【编后补评】
无锡三洋、杭州三洋的侵权行为主要包括在企业名称，多多法务产品，域名中使用三洋电机享有权利的“SANYO三洋”商标，依据《商标法》及其相关法规、司法解释等可以保护三洋电机合法权利，故认定无锡三洋、杭州三洋的不正当竞争行为不是本案制止侵权行为和赔偿损失必经的裁决。另外，对于持续侵权行为如何认定诉讼时效及赔偿损失额也是本案应当特别关注的问题，对此《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条的规定位充分给予重视。
（一审合议庭成员：沈冬梅 张浩 酆芳
二审合议庭成员：吕娜 刘莉 施国伟
编写人：江苏省无锡市中级人民法院 察毅
审稿人：罗东川）
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