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第478期 编号：HDFYZSCQ
单位｜恒都知识产权事业部
根据现行《商标法》、《反不正当竞争法》及配套司法解释，企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。
在商标侵权诉讼司法实践中，被告常以被诉侵权标识为其企业名称的简化使用进行不侵权抗辩，该抗辩是否成立？
一、法律规定
《企业名称登记管理规定》第二十条：“企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。”
一般情况下，被告以简化使用企业名称进行不侵权抗辩所依据的正是上述规定。从该规定我们可以归纳出如下要点：
1.规范使用企业名称为原则，简化使用为例外。
2.可以简化使用的主体限于从事商业、公共饮食、服务等行业的企业，实践中纠纷集中在饭店、宾馆酒店、咖啡店等提供餐饮服务的主体，但关于“商业”企业的范围并不清晰。
3.可以简化使用的位置仅限于在企业的牌匾上使用。
4.简化的程度为“适当简化”，何为“适当”，法律并无特别规定。
5.简化使用应当报登记主管机关备案。
但当简化企业名称与他人注册商标发生冲突时，是否按照上述规定进行了企业名称简化使用及备案就不构成商标侵权？
二、审判实践
1、法院认定构成简化使用企业名称，从而不构成商标侵权的案例
【“大光明眼镜店”商标侵权再审案[i]】
根据原审查明的事实，合肥大光明公司在合肥市经营四家店铺的
店面招牌标用“大光明”字样，销售眼镜附带的眼镜盒、眼镜布以及配镜单上标注“大光明眼镜店”字样，系简化使用企业名称从事经营活动的行为
。合肥大光明公司在其经营店铺招牌、销售眼镜所附带的眼镜盒、眼镜布以及配镜单上
长期使用“大光明”、“大光明眼镜店”文字（字号登记及使用时间早于原告商标申请注册日期），已在相关市场具有一定知名度，形成与浙江大光明公司注册商标可以区分的标识效果。原审法院综合考虑历史原因、公平竞争等本案实际情况
，认为不应当认定合肥大光明公司前述行为构成商标侵权的意见，并无明显不当。
【“赛里木湖大酒店”商标侵权二审案[ii]】
原告博乐市赛里木酒业酿造有限责任公司诉被告新疆赛里木湖大酒店有限责任公司在酒店楼顶树立“赛里木湖大酒店”的招牌侵犯其“赛里木”商标专用权。“赛里木”为新疆一湖泊名称。
新疆高院认为：
赛里木湖大酒店为从事饮食、服务等行业的企业,其可以在招牌上将其企业名称简化为“赛里木湖大酒店”。
至于赛里木湖大酒店简化使用企业名称是否在登记主管机关办理了备案,并不是本案认定侵权需要考量的因素,因为首先备案只是为了在登记机关留底备查,并不是需要登记机关给予审批；其次即使没有办理备案,其承担的也是相关行政责任
【“子城外婆家”商标侵权二审案[iii]】
嘉兴中院认为：
子城外婆家公司在简化使用其企业名称时,“子城外婆家”五个字大小、字体、颜色、间距均相同,并没有突出使用“外婆家”三个字
因此，子城外婆家公司在其店名及一次性湿巾上使用“子城外婆家”五字的行为并不构成突出使用。其次，尽管外婆家公司“外婆家”商标相对于子城外婆家公司“子城外婆家”字号而言属于在先权利，但是，
“外婆家”商标被评为浙江省著名商标的时间在2010年1月,外婆家公司在2008年之前并未在嘉兴开展业务，子城外婆家公司使用“子城外婆家”字号的行为并无攀附“外婆家”商标商誉的故意
。因此不构成侵权。
【“满汉楼大酒店”商标侵权二审案[iv]】
福建高院认定：被告将其企业名称简化为"满汉楼大酒店"，符合《企业名称登记管理规定》第二十条的规定,并不构成侵犯上诉人的商标专用权。
至于该简化使用其企业名称未报工商登记机关备案问题,该行为应属于违反工商行政管理的规定,原告可另行向工商部门请求解决
。但是，对于被告在其店门正中位置挂“满汉楼”牌匾,属于将原告注册商标相同的文字在相同的服务上突出使用的行为,应认定构成商标侵权。[j1]
2、法院认定不构成简化使用企业名称，构成商标侵权的案例
【“嘉裕花园酒店”商标侵权二审案[v]】
其一，周农分店的企业名称为“潜江市嘉裕酒店管理有限责任公司周农分店”,其中
“嘉裕”二字为其字号,“嘉裕花园”不是其字号
其二,根据《企业名称登记管理规定》，周农分店虽为从事公共饮食、服务等行业的企业,牌匾可适当简化,但
其并未提交证据证明曾向登记主管机关报备过简化的企业名称
。并且，
故，“嘉裕花园酒店”标识中虽然包含周农分店企业名称中的字号，但不能认定为简化使用企业名称的行为，
应认定为商标法意义上的商业标识使用行为
【“如家休闲宾馆”商标侵权一审案[vi]】
被告未依据上述规定对企业名称简化进行备案,擅自在牌匾上使用与其注册名称差异较大的“如家休闲宾馆”进行经营
,并在其经营旅馆的招牌及旅馆中的饮品价格表、名片和VIP会员卡上擅自使用“如家”字样，
构成突出使用
【“福成肥牛”商标侵权二审案[vii]】
与其企业名称不符的文字,而法律只规定企业有依法“简化”企业名称的权利,而未规定企业可以随意变更企业名称。简化是在全称基础上的合理缩减,而非彻底抛弃原名称,随意使用与原名称完全不同的新名称,况且法律已明文规定企业名称的简化只允许在牌匾上使用
故昆明福成公司并非正常使用其企业名称。
三、判理分析
从上述判例我们可以归纳出在涉企业名称简化使用案件中，如果被告符合简化使用的主体范围，法院判决构成商标侵权与否主要考虑的因素。
1.被诉侵权标识是否为企业名称的“适当”简化
首先，被诉侵权标识如包含并不属于被告企业名称内容的其他文字或图形，则非“简化”。例如“嘉裕花园酒店”中的“花园”，“福成肥牛”、“福成火锅”中的“肥牛”、“火锅”均非被告企业名称的组成部分，自然不构成名称的简化。且“嘉裕花园酒店”标识前还添加了椰子树及路的图案，已经超出企业名称合理使用范围，构成商标性使用。
再次，不存在字号“突出使用”。简化使用的企业名称虽然部分文字与原告注册商标相同，但整体未突出使用，例如“子城外婆家”就因此未被认定侵权。
2.被告企业名称登记及使用时间是否具有在先性
若被告企业名称登记或使用时间早于原告商标申请注册日期，则被告对其字号享有在先权利，其适当简化使用企业名称不构成侵权。
3.原告商标的显著性
4.简称使用的位置
除使用在牌匾上，“大光明眼镜店”还使用在眼镜盒、眼镜布以及配镜单上，“子城外婆家”还使用在一次性湿巾上，从两案来看被告在除牌匾之外的地方使用被诉侵权标识，并未因此被认定为侵权。
5．简称是否进行了备案
未进行备案可以成为构成商标侵权的理由之一但非唯一，如符合其他简化使用条件唯独未进行备案，不因此导致被告的使用行为判定为侵权。在“赛里木湖大酒店”、“满汉楼大酒店”案件中，法院均认为未办理备案属于违反工商行政管理的规定,承担的是行政责任，与是否构成商标侵权无关。
即使被告向登记主管机关进行了简称备案，也不能因此成为其不侵权的理由，因备案仅系其履行行政管理的义务，不影响其民事责任的承担，这与经过核准注册的企业名称也可构成不正当竞争的道理是一样的。
[i] (2016)最高法民申1405号
[ii] (2012)新民三终字第6号
[iii] (2011)浙嘉知终字第4号
[iv] (2009)闽民终字第148号
[v](2016)鄂民终41号
[vi] (2016)辽0203民初556号
[vii] (2007)云高民三终字第7号
[j1]建议调整到第2类案例，此案例认定了“简化”不侵权，但“突出使用”侵权。既不构成“简化+（合理）使用企业名称”
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